从最高院判决看涉外贴牌加工中商标侵权的认定问题

刘彬律师
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2022年8月23日08:29:23从最高院判决看涉外贴牌加工中商标侵权的认定问题已关闭评论 14

从最高院判决看涉外贴牌加工中商标侵权的认定问题

贴牌加工,也称定牌加工或者代工,指的是委托方委托他人为自己生产产品,在产品上贴附委托方的商标标识,并将产品交付给委托方的生产方式。严格意义上的贴牌加工分为国内与涉外两种,国内贴牌加工行为本质上属于我国合同法意义上的加工承揽合同,涉及商标侵权问题的直接适用我国相关法律法规的规定[1]。就涉外贴牌加工而言,是指境外委托方委托境内的受托方,生产其所指定商标标识的产品,并将该贴牌产品全部返还给委托方,而不在中国境内销售的行为的一种贸易方式。

涉外贴牌加工作为我国加工贸易中的重要生产方式为我国的涉外贸易发展持续作出了重大贡献。与涉外贴牌加工有关的相关商标侵权问题也一直受到广泛关注和讨论。争议的焦点是贴牌行为是否构成商标使用,从而构成商标侵权。作为位阶最高的法律实施机构,最高人民法院(下称最高院)的判决和观点历来对某一领域的问题具有现实的指导意义。就涉外贴牌加工的商标使用和商标侵权认定问题,从最高院各个时期的意见和判决来看,最高院对于这一问题的经历了不同的认识阶段,发生了从认定贴牌加工不构成商标使用进而不构成商标侵权,到贴牌加工构成商标使用,应当具体判定是否构成商标侵权的转变。本文拟梳理最高院就这一问题裁判观点的发展变化,厘清涉外贴牌加工行为是否构成商标侵权。本文所讨论的贴牌加工也均指涉外贴牌加工。

1、2009年最高院认为应当审查加工方是否尽到必要审查义务进行个案认定。

2009年最高院颁布的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第18条规定:“妥善处理当前外贸‘贴牌加工’中多发的商标侵权纠纷,对于构成商标侵权的情形,应当结合加工方是否尽到必要的审查注意义务,合理确定侵权责任的承担。”可见最高院其时态度。

2、从2010年开始,最高院倾向于认为涉外贴牌加工不构成商标侵权。

2010年7月1日,最高院在回复海关总署《关于对〈“贴牌加工”出口产品是否构成侵权问题〉的复函》中指出:“涉外定牌产品中产品所贴商标只在我国境外具有商品来源的识别意义,并不在国内市场发挥识别商品来源的功能,我国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品,不会造成国内相关公众的混淆误认……此种情形不属于商标法第52条规定的侵犯注册商标专用权的行为。”

2014年,在喻德新、江苏佳弘国际贸易有限公司(下称佳弘公司)、淮安佳弘五金刷业有限公司(下称佳弘刷业公司)诉沭阳中远进出口有限公司(下称中远进出口公司)、沭阳县奋进制刷厂(下称奋进制刷厂)侵害商标权纠纷一案中(下称SOYODA案),喻德新诉称奋进制刷厂生产的、中远进出口公司销售的刷类产品上使用“SOYODA”标识,侵犯了其“SOYODA”注册商标专用权。最高院再审审理该案后认为,虽然奋进制刷厂在其加工的产品上贴附的“SOYODA”标志及其加工的产品与喻德新“SOYODA”注册商标及核定使用的商品相同,但奋进制刷厂上述贴附相同标志的行为,仅仅为委托人SOYODAS.A公司使用其商标提供了必要的技术性条件,并不能实现区别商品来源的意义。判断在相同商品上使用相同的商标,或者判断在相同商品上使用近似的商标,或者在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆,要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。是否破坏商标的识别功能,是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用情况下,判断是否在相同商品上使用相同的商标,或者判断在相同商品上使用近似的商标,或者在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆,都不具实际意义[2]。

可以看出,在SOYODA案中最高人民法院强调了商标用于识别商品来源的用途,但是并没有直接界定涉外定牌加工中贴附商标标识的行为是否属于商标使用。可能是由于该判决适用的是2001年修正的商标法,而与之配套的2002年商标法实施条例第三条规定的商标的使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,但未将“用于识别商品来源”作为要件。

而2013年修订的商标法第四十八条已经明确将“用于识别商品来源”作为商标使用的功能性要件[3],相应的在2013年商标法实施后,最高院在2015年再审的“PRETUL”贴牌加工商标侵权案中首次明确回答了在涉外贴牌加工的情形下,在产品上贴附标志的行为不能被认定为商标意义上的使用行为。其背后的逻辑是,涉外定牌加工中对商标标识的使用贴附商标标识是物理贴附行为,只是具备了商标使用形式,但商标权具有地域性,而不具备在中国境内“用于识别商品来源”的功能性要件,此类行为不能认定为中国境内的商标使用行为[4]。

认定涉外定牌加工不构成商标使用进而不构成商标侵权政策因素考量占了很大的比重。如前最高人民法院知识产权审判庭庭长孔祥俊所述,我国是制造业大国和加工贸易大国,贴牌加工是我国制造业和加工贸易的重要组成部分。如果将与国内注册商标相同近似的贴牌商标认定为商标侵权,不利于我国企业承接加工贸易业务。认定贴牌行为构成商标侵权,也是部分加工制造业转入其他一些国家的原因之一。因此不认定贴牌行为构成侵权,有利为我国加工制造业发展营造宽松的环境,符合加工制造业层次不一、发展需求多样化和转型升级需要过程的实际,也与当今加工制造业“碎片化”以及世界经济呈现大生产和全球化的需求相适应[5]。

到上海柴油机股份有限公司(下称上柴公司)诉江苏常佳金峰动力机械有限公司(下称常佳公司)侵犯商标权纠纷一案[6](下称东风案),最高院对于涉外贴牌加工不构成商标使用进而不构成商标侵权的认定似乎有了一定缓和。在该案中,二审江苏省高级人民法院综合考虑了常佳公司未尽到合理的注意义务,且给上柴公司造成实质性损害的角度,认定常佳公司贴牌加工“东风”柴油机及柴油机组件并出口到印度尼西亚的行为侵害了上柴公司的商标专用权。江苏高院在该案中将定牌加工厂商是否尽到注意义务作为认定侵权的一个要件。

最高院再审后,除了仍然认为贴牌加工产品完全出口到印度尼西亚销售,相关标识未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能,不会导致相关公众的混淆误认,不构成商标侵权行为外,还回应了二审判决中的观点,认为常佳公司已经适当履行了审慎适当的注意义务,且没有足够理由认定常佳公司从事涉案定牌加工行为已对上柴公司造成实质损害,并进而有必要作为商标法意义上的侵权行为予以认定。最高院在本案中关于合理注意义务和实质性损害的讨论,似乎对此前认为涉外贴牌加工一定不构成商标侵权留下了进一步讨论空间。

3、2019年本田技研工业株式会社(下称本田株式会社)诉重庆恒胜鑫泰贸易有限公司(下称恒胜鑫泰公司)、重庆恒胜集团有限公司(下称恒胜集团公司)侵害商标权纠纷案(下称HONDAKIT案)开始,最高院改变了其在SOYODA案、PRETUL案中树立的的涉外贴牌加工不属于商标使用,进而不构成商标侵权的观点。

在HONDAKIT案中,最高院认定,2013年商标法第四十八条规定的“用于识别商品来源”指的是商标使用人的目的在于识别商品来源,包括可能起到识别商品来源的作用和实际起到识别商品来源的作用。在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标,只要具备了区别商品来源的可能性,就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。相关公众除被诉侵权商品的消费者外,还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者。被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触的可能性。而且,随着电子商务和互联网的发展,即使被诉侵权商品出口至国外,亦存在回流国内市场的可能。同时,随着中国经济的不断发展,中国消费者出国旅游和消费的人数众多,对于“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性,因此贴牌行为可能在中国境内起到识别商品来源的作用,属于商标法意义上的商标使用行为。

2013年商标法第五十七条第二项规定的“容易导致混淆的”一语,指的是如果相关公众接触到被诉侵权商品,有发生混淆的可能性,并不要求相关公众一定实际接触到被诉侵权商品,也并不要求混淆的事实确定发生。恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司在其生产、销售的被诉侵权的摩托车上使用“HONDAKIT”文字及图形,并且突出增大“HONDA”的文字部分,缩小“KIT”的文字部分,同时将H字母和类似羽翼形状部分标以红色,与本田株式会社请求保护的三个商标构成在相同或者类似商品上的近似商标。被诉侵权行为构成商标的使用,亦具有造成相关公众混淆和误认的可能性,容易让相关公众混淆,构成商标侵权[7]。

4、笔者赞同最高院HONDAKIT案件中的观点。

采纳上述观点使得法律适用上对于商标“使用”的认定变得统一,特别是和撤销连续三年不使用注册商标行政案件中的商标“使用”变得统一(事实上,在撤三案件中,北京知识产权法院、北京市高级人民法院和最高院均认为涉外定牌加工中商标使用构成商标法意义的“商标的使用”[8]),同时亦减少了东风案中注意义务要件说所带来的不确定性。但笔者亦认为,虽然认定侵权但在损害赔偿计算上应当显著降低。因为商标毕竟具有地域性,涉案产品并不在中国流通,当定作委托方在产品进口国享有注册商标权的情况下,国内商标权人本身无权在产品进口国销售该商标产品,亦无权禁止他人在产品进口国销售该商标产品。换言之,国内商标权人并未因涉案产品在进口国的流通而遭受损失。

我国商标法对于侵权损害赔偿的计算方式依次是:商标权人因侵权所遭受的实际损失,侵权人因侵权行为所获得利益,许可费合理倍数和法定赔偿。在国内商标权人不因涉案产品在进口国流通而会导致实际损失的情况下,笔者认为判令停止侵权和维权合理费用即可,而不宜对国内定牌加工厂商予以赔偿,特别是高额赔偿。

 

作者:杨宇宙 秦琳  北京大成(上海)律师事务所

[1]陈宝通,“贴牌”加工中商标保护问题探析,载于http://czqxfy.hebeicourt.gov.cn/public/detail.php?id=330。[2]最高人民法院(2014)民申字第669号判决书

[2] 最高人民法院(2014)民申字第669号判决书

[3] 2014年修订的《商标法》第四十八条规定,本法所称商标的使用,是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。

[4] 最高人民法院(2014)民提字第38号判决书

[5] 孔祥俊,《商标法使用的基本问题》(增订版),2014年8月第2版。

[6] 最高人民法院(2016)最高法民再339号判决书

[7] 最高人民法院(2019)最高法民再138号判决书

[8] 最高人民法院(2018)最高法行申8135号判决书

 

 

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